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Situación de una marca cuando la empresa propietaria deja de tener actividad

Por   /   22 abril, 2014  /   Sin Comentarios

Nuria Marcos, de Pons Patentes y MarcasPor Nuria Marcos, Directora Internacional de Pons Patentes y Marcas, Agencia de propiedad industrial e intelectual.

 

Como en años anteriores, el 2013 ha supuesto, desgraciadamente, el último ejercicio de actividad para muchas marcas reconocidas en nuestro país en todos los sectores: consumo, comunicación, servicios…. Pero ¿qué es lo que ocurrirá con el registro de esa marca en el futuro? ¿Una vez que se ha consumado la desaparición de la entidad propietaria, qué sucederá con toda su cartera de marcas registradas?

El registro de una marca supone para su propietario un monopolio de explotación que le permite identificar en exclusiva, y diferenciar de la competencia, sus productos o servicios del resto de los que se ofrecen en el mercado. El requisito imprescindible para mantener dicho monopolio sobre la marca es su uso real y efectivo. Y esto es así porque la obligación de uso responde a la necesidad práctica de evitar registros defensivos, desalentando el registro de marcas sin uso.

No obstante, la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) no cancela marcas por falta de uso, y debe ser un tercero quien inicie la acción judicial de caducidad, siempre que la marca no se haya utilizado durante un período ininterrumpido de cinco años. Por tanto, cuando el titular aún sigue, las diferentes sociedades no estarán obligadas a probar dicho uso en los próximos cinco años.

Pasado ese periodo, y puesto que cualquier tercero podría acudir a los Tribunales para pedir la caducidad de dichas marcas, las empresas deben definir desde ya mismo la mejor estrategia a seguir: bien mantener un uso suficiente de la marca, que le sirva para justificar el cumplimiento de la obligación de uso; o bien conceder una licencia a un tercero para que explote dicha marca y a la vez salvando su obligación; o bien llegar incluso a solicitar una nueva marca cuando vayan a finalizar los cinco años, para salvar la falta de uso y que el plazo comience a contar de nuevo, aunque en este caso se corre el riesgo de que esta actuación se considere fraudulenta.

De hecho, existe un precedente, que es lo que sucedió en el caso de la marca de coches “Hispano-Suiza”, en el que un tribunal indicó que el registro de una marca derivada, estando la marca principal incursa en caducidad, suponía un acto en fraude de ley y que lo único que pretendía era evitar la caducidad del distintivo protegido por la marca, ya que caducarían las anteriores marcas; pero siempre habría una derivada en vigor.

Marcas de empresa, de Free DownloadEn conclusión, el problema está en que el uso que se haga de la marca ha de ser real y efectivo, lo que exige que la utilización se realice a título de marca; es decir, que consista en la comercialización de productos o servicios en el mercado o, de forma más limitada, en su publicidad, que alcance cierta intensidad y sea de buena fe o, como se ha dicho, que las actuaciones de su titular no vayan dirigidas a crear un uso simbólico o aparente.

La comercialización de los productos y servicios para cuya identificación se ha registrado una marca debe constituir el acto principal para dar por cumplida la obligación de uso.

Imagen cortesía de Stuart Miles / FreeDigitalPhotos.net

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